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商标侵權糾紛中如何适用商标先用抗辯
添加時間：2017-03-08
因認為(wèi)北(běi)京市(shì)海澱區啓航考試培訓學校（下(xià)稱啓航考試學校）與北(běi)京市(shì)啓航世紀科技(jì)發展有限公司（下(xià)稱啓航公司）在經營活動中使用"啓航及圖"标識與"啓航"文字，侵犯了其獲得許可獨占使用的第1985953号"啓航學校QihangSchool"注冊商标（下(xià)稱涉案商标）專用權，北(běi)京中創東方教育科技(jì)有限公司（下(xià)稱中創公司）将兩者訴至北(běi)京市(shì)海澱區人民(mín)法院，請求法院判令兩者停止侵權行為(wèi)，并賠償其經濟損失300萬元。
日前，根據北(běi)京知識産權法院作出的（2015）京知民(mín)終字第588号民(mín)事(shì)判決書，法院認為(wèi)啓航考試學校與啓航公司突出使用包含"啓航"文字的"啓航及圖"标識與"啓航教育""啓航"文字，侵犯了中創公司享有的涉案注冊商标專用權。同時，綜合考慮涉案商标的使用情況及知名度、中創公司取得涉案注冊商标專用權的時間等因素，中創公司提出300萬元經濟損失的主張缺乏充分的事(shì)實依據。
綜上(shàng)，法院二審判決維持了原判，即判令啓航考試學校與啓航公司應對經營活動中商标意義上(shàng)使用"啓航考研"附加适當區别标識，停止其他商标意義上(shàng)使用"啓航"文字的行為(wèi)，同時賠償中創公司經濟損失5萬元。
據了解，貴陽市(shì)雲岩區啓航英語培訓學校（下(xià)稱貴陽啓航學校）為(wèi)涉案商标的權利人，中創公司經貴陽啓航學校許可取得涉案商标在英語四六級考試培訓、考研培訓、公務員(yuán)考試培訓領域的獨占使用權。
一(yī)審法院經審理認為(wèi)，在涉案商标獲得核準注冊後，啓航考試學校及啓航公司未經權利人許可，在經營活動中突出使用了"啓航及圖"标識、"啓航""啓航考研""啓航教育"文字，侵犯了中創公司享有的涉案注冊商标專用權。
但在該案涉案商标申請注冊日前，啓航考試學校已經在全國(guó)範圍考研培訓領域使用"啓航考研"，并使之具有一(yī)定的知名度和影響力。據此，一(yī)審法院認為(wèi)中創公司無權禁止啓航考試學校在涉案商标申請注冊後，仍在考研培訓領域突出使用"啓航考研"，但可以要求兩被告對"啓航考研"附加适當标識。
同時，該案為(wèi)侵犯注冊商标專用權糾紛，盡管啓航考試學校字号為(wèi)"啓航"，隻要該校将"啓航"在企業(yè)名稱意義上(shàng)進行使用，非進行顯著、突出的商标意義上(shàng)使用，則不論使用全稱，抑或簡稱，均不構成對涉案注冊商标專用權的侵犯，故中創公司提出的啓航考試學校在經營活動中使用企業(yè)字号全稱、不得使用簡稱的訴訟請求，缺乏法律依據。
此外，綜合考慮貴陽啓航學校與啓航考試學校及啓航公司對涉案商标的實際使用情況及知名度、中創公司取得涉案商标權的時間等因素，一(yī)審法院判令啓航考試學校與啓航公司應對經營活動中商标意義上(shàng)使用"啓航考研"附加适當區别标識，停止其他商标意義上(shàng)使用"啓航"文字的行為(wèi)，并賠償中創公司經濟損失5萬元。
中創公司不服一(yī)審判決，向北(běi)京知識産權法院提起上(shàng)訴。經審理，二審法院終審判決維持了原判。
行家點評：
高(gāo)天樂 北(běi)京方韬知識産權代理有限公司法律部部長(cháng)：該案二審判決具有一(yī)定的指導意義，體現了以下(xià)兩個(gè)特點：
第一(yī)，目的解釋方法的适用。我國(guó)現行商标法第五十九條第三款對"原使用範圍"并無細化規定，但按照(zhào)日常語言使用方式，能(néng)夠解讀(dú)為(wèi)對在先使用人關于商品、标識、主體、地域範圍的限定，其作為(wèi)适用該條款的要件(jiàn)之一(yī)，應當具有實質性的意義。即在文義解釋的方法之下(xià)，"原使用範圍"雖然不是十分具體但是有一(yī)個(gè)大緻的輪廓。
該案中，二審法院認定在先使用人的後續使用行為(wèi)，主體上(shàng)僅限于"在先使用人"本人及在先已獲授權許可的"被許可使用人"；"商标"及"商品或服務"應與在先使用的商标及商品或服務"相(xiàng)同"或"基本相(xiàng)同"；但使用行為(wèi)的規模不受在先使用規模的限制。關于使用規模的認定，在文義解釋的層面确實有不同之處，也與實務和學界曾存在不同觀點，裁判者是結合該條款的立法目的、商标本身的特性以及經營活動的特點等因素綜合作出的分析意見(jiàn)，并将相(xiàng)關文獻的部分内容作為(wèi)重要參考。
文義解釋的特點是将視角集中在語言上(shàng)，是最為(wèi)常見(jiàn)和易于接受的方法之一(yī)，但有時作出的解釋可能(néng)有違公正合理。目的解釋是指按照(zhào)立法精神，根據具體案件(jiàn)，從(cóng)邏輯上(shàng)進行解釋，即從(cóng)現階段社會(huì)發展的需要出發，以合理的目的進行的解釋。同時，針對"原使用範圍"的認定标準仍有待統一(yī)。
第二，注重法律解釋體系性。該案二審法院将争議焦點歸納為(wèi)我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的适用問題，但并沒有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國(guó)現行商标法第三十二條、反不正當競争法第五條第（二）項、《最高(gāo)人民(mín)法院關于審理不正當競争民(mín)事(shì)案件(jiàn)應用法律若幹問題的解釋》第一(yī)條第二款等規定，在證成的過程中呈現出體系性，避免了斷章取義和形式主義，具有一(yī)定的指導意義。
賈宏 浙江六和律師(shī)事(shì)務所律師(shī)：該案争議焦點在于啓航考試學校、啓航公司使用"啓航考研"商标的行為(wèi)，是否屬于我國(guó)現行商标法第五十九條第三款規定的情形。
我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的立法目的是在商标注冊的基本原則之外，保護那些雖已在先使用但未注冊的商标使用人的權益，賦予其在符合法定條件(jiàn)下(xià)在一(yī)定範圍内繼續使用該未注冊商标的權利。适用該條款時，需考慮以下(xià)要件(jiàn)：第一(yī)，該在先商标使用人先于商标注冊人使用與注冊商标相(xiàng)同或者近似的商标；第二，通(tōng)過在先使用人的使用，使得該未注冊商标具有一(yī)定的知名度，相(xiàng)關公衆在商标标識與所使用的商品或服務之間産生(shēng)了對應聯系；第三，該在先使用人在原使用範圍内使用該商标。
對于"原使用範圍"的含義，我國(guó)現行商标法并無明确規定，故需結合商标的基本原理及該條款的立法目的來理解。商标作為(wèi)一(yī)種商業(yè)符号，其價值來源于在經營活動中的實際使用。通(tōng)過在先使用人的經營，使得該商标承載了一(yī)定的商譽，在商标标識與商品之間建立起穩固的聯系，這種通(tōng)過使用産生(shēng)的商譽以及标識與商品之間的聯系，是法律需要予以保護的。因此，就(jiù)"原使用範圍"而言，首先需要分析的是通(tōng)過在先使用人的使用，在哪些商品上(shàng)已經使得商标與商品之間建立了穩定的聯系，并形成了固定的消費(fèi)群體，然後在這個(gè)基礎上(shàng)确定"原使用範圍"。而不應隻從(cóng)在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規模方面對"原使用範圍"進行界定。
具體到(dào)該案，首先，啓航考試學校早于涉案商标注冊人及中創公司在考研等教育服務上(shàng)使用"啓航"商标；其次，通(tōng)過啓航考試學校對"啓航"商标的持續性使用，使得該商标在涉案商标申請注冊日前，在考研服務上(shàng)已經具有一(yī)定影響，相(xiàng)關公衆已經在"啓航"與考研服務之間建立起了一(yī)定的聯系；再次，啓航考試學校、啓航公司在獲準注冊涉案商标後，并未超出考研服務使用"啓航"商标，可以認為(wèi)其是在"原使用範圍"内使用該商标。綜上(shàng)，可以認定啓航考試學校、啓航公司對"啓航"商标的使用符合我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的規定，不構成商标侵權。
該案二審判決與我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的立法目的相(xiàng)吻合，就(jiù)"原使用範圍"的闡釋尤為(wèi)精彩，對理解與适用該條款較具有指導意義。
日前，根據北(běi)京知識産權法院作出的（2015）京知民(mín)終字第588号民(mín)事(shì)判決書，法院認為(wèi)啓航考試學校與啓航公司突出使用包含"啓航"文字的"啓航及圖"标識與"啓航教育""啓航"文字，侵犯了中創公司享有的涉案注冊商标專用權。同時，綜合考慮涉案商标的使用情況及知名度、中創公司取得涉案注冊商标專用權的時間等因素，中創公司提出300萬元經濟損失的主張缺乏充分的事(shì)實依據。
綜上(shàng)，法院二審判決維持了原判，即判令啓航考試學校與啓航公司應對經營活動中商标意義上(shàng)使用"啓航考研"附加适當區别标識，停止其他商标意義上(shàng)使用"啓航"文字的行為(wèi)，同時賠償中創公司經濟損失5萬元。
據了解，貴陽市(shì)雲岩區啓航英語培訓學校（下(xià)稱貴陽啓航學校）為(wèi)涉案商标的權利人，中創公司經貴陽啓航學校許可取得涉案商标在英語四六級考試培訓、考研培訓、公務員(yuán)考試培訓領域的獨占使用權。
一(yī)審法院經審理認為(wèi)，在涉案商标獲得核準注冊後，啓航考試學校及啓航公司未經權利人許可，在經營活動中突出使用了"啓航及圖"标識、"啓航""啓航考研""啓航教育"文字，侵犯了中創公司享有的涉案注冊商标專用權。
但在該案涉案商标申請注冊日前，啓航考試學校已經在全國(guó)範圍考研培訓領域使用"啓航考研"，并使之具有一(yī)定的知名度和影響力。據此，一(yī)審法院認為(wèi)中創公司無權禁止啓航考試學校在涉案商标申請注冊後，仍在考研培訓領域突出使用"啓航考研"，但可以要求兩被告對"啓航考研"附加适當标識。
同時，該案為(wèi)侵犯注冊商标專用權糾紛，盡管啓航考試學校字号為(wèi)"啓航"，隻要該校将"啓航"在企業(yè)名稱意義上(shàng)進行使用，非進行顯著、突出的商标意義上(shàng)使用，則不論使用全稱，抑或簡稱，均不構成對涉案注冊商标專用權的侵犯，故中創公司提出的啓航考試學校在經營活動中使用企業(yè)字号全稱、不得使用簡稱的訴訟請求，缺乏法律依據。
此外，綜合考慮貴陽啓航學校與啓航考試學校及啓航公司對涉案商标的實際使用情況及知名度、中創公司取得涉案商标權的時間等因素，一(yī)審法院判令啓航考試學校與啓航公司應對經營活動中商标意義上(shàng)使用"啓航考研"附加适當區别标識，停止其他商标意義上(shàng)使用"啓航"文字的行為(wèi)，并賠償中創公司經濟損失5萬元。
中創公司不服一(yī)審判決，向北(běi)京知識産權法院提起上(shàng)訴。經審理，二審法院終審判決維持了原判。
行家點評：
高(gāo)天樂 北(běi)京方韬知識産權代理有限公司法律部部長(cháng)：該案二審判決具有一(yī)定的指導意義，體現了以下(xià)兩個(gè)特點：
第一(yī)，目的解釋方法的适用。我國(guó)現行商标法第五十九條第三款對"原使用範圍"并無細化規定，但按照(zhào)日常語言使用方式，能(néng)夠解讀(dú)為(wèi)對在先使用人關于商品、标識、主體、地域範圍的限定，其作為(wèi)适用該條款的要件(jiàn)之一(yī)，應當具有實質性的意義。即在文義解釋的方法之下(xià)，"原使用範圍"雖然不是十分具體但是有一(yī)個(gè)大緻的輪廓。
該案中，二審法院認定在先使用人的後續使用行為(wèi)，主體上(shàng)僅限于"在先使用人"本人及在先已獲授權許可的"被許可使用人"；"商标"及"商品或服務"應與在先使用的商标及商品或服務"相(xiàng)同"或"基本相(xiàng)同"；但使用行為(wèi)的規模不受在先使用規模的限制。關于使用規模的認定，在文義解釋的層面确實有不同之處，也與實務和學界曾存在不同觀點，裁判者是結合該條款的立法目的、商标本身的特性以及經營活動的特點等因素綜合作出的分析意見(jiàn)，并将相(xiàng)關文獻的部分内容作為(wèi)重要參考。
文義解釋的特點是将視角集中在語言上(shàng)，是最為(wèi)常見(jiàn)和易于接受的方法之一(yī)，但有時作出的解釋可能(néng)有違公正合理。目的解釋是指按照(zhào)立法精神，根據具體案件(jiàn)，從(cóng)邏輯上(shàng)進行解釋，即從(cóng)現階段社會(huì)發展的需要出發，以合理的目的進行的解釋。同時，針對"原使用範圍"的認定标準仍有待統一(yī)。
第二，注重法律解釋體系性。該案二審法院将争議焦點歸納為(wèi)我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的适用問題，但并沒有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國(guó)現行商标法第三十二條、反不正當競争法第五條第（二）項、《最高(gāo)人民(mín)法院關于審理不正當競争民(mín)事(shì)案件(jiàn)應用法律若幹問題的解釋》第一(yī)條第二款等規定，在證成的過程中呈現出體系性，避免了斷章取義和形式主義，具有一(yī)定的指導意義。
賈宏 浙江六和律師(shī)事(shì)務所律師(shī)：該案争議焦點在于啓航考試學校、啓航公司使用"啓航考研"商标的行為(wèi)，是否屬于我國(guó)現行商标法第五十九條第三款規定的情形。
我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的立法目的是在商标注冊的基本原則之外，保護那些雖已在先使用但未注冊的商标使用人的權益，賦予其在符合法定條件(jiàn)下(xià)在一(yī)定範圍内繼續使用該未注冊商标的權利。适用該條款時，需考慮以下(xià)要件(jiàn)：第一(yī)，該在先商标使用人先于商标注冊人使用與注冊商标相(xiàng)同或者近似的商标；第二，通(tōng)過在先使用人的使用，使得該未注冊商标具有一(yī)定的知名度，相(xiàng)關公衆在商标标識與所使用的商品或服務之間産生(shēng)了對應聯系；第三，該在先使用人在原使用範圍内使用該商标。
對于"原使用範圍"的含義，我國(guó)現行商标法并無明确規定，故需結合商标的基本原理及該條款的立法目的來理解。商标作為(wèi)一(yī)種商業(yè)符号，其價值來源于在經營活動中的實際使用。通(tōng)過在先使用人的經營，使得該商标承載了一(yī)定的商譽，在商标标識與商品之間建立起穩固的聯系，這種通(tōng)過使用産生(shēng)的商譽以及标識與商品之間的聯系，是法律需要予以保護的。因此，就(jiù)"原使用範圍"而言，首先需要分析的是通(tōng)過在先使用人的使用，在哪些商品上(shàng)已經使得商标與商品之間建立了穩定的聯系，并形成了固定的消費(fèi)群體，然後在這個(gè)基礎上(shàng)确定"原使用範圍"。而不應隻從(cóng)在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規模方面對"原使用範圍"進行界定。
具體到(dào)該案，首先，啓航考試學校早于涉案商标注冊人及中創公司在考研等教育服務上(shàng)使用"啓航"商标；其次，通(tōng)過啓航考試學校對"啓航"商标的持續性使用，使得該商标在涉案商标申請注冊日前，在考研服務上(shàng)已經具有一(yī)定影響，相(xiàng)關公衆已經在"啓航"與考研服務之間建立起了一(yī)定的聯系；再次，啓航考試學校、啓航公司在獲準注冊涉案商标後，并未超出考研服務使用"啓航"商标，可以認為(wèi)其是在"原使用範圍"内使用該商标。綜上(shàng)，可以認定啓航考試學校、啓航公司對"啓航"商标的使用符合我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的規定，不構成商标侵權。
該案二審判決與我國(guó)現行商标法第五十九條第三款的立法目的相(xiàng)吻合，就(jiù)"原使用範圍"的闡釋尤為(wèi)精彩，對理解與适用該條款較具有指導意義。
