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想要做好商标轉讓，這四個(gè)問題必須注意
添加時間：2017-06-06
随著(zhe)商标注冊申請量的逐年(nián)大幅遞增， 寓意好且創意無限的商标已變為(wèi)越來越稀缺的資源，商标因近似被駁回的現象越來越多(duō)， 購買商标就(jiù)成為(wèi)掃清注冊障礙， 獲得商标專用權的一(yī)種有效方法， 因此， 筆者就(jiù)商标轉讓實踐中需要關注的一(yī)些問題進行探讨。
之所以購買商标， 多(duō)為(wèi)兩種情形， 一(yī)種是拟申請商标被在先的商标所阻擋， 另一(yī)種是為(wèi)了節約各種成本直接購買心儀的注冊商标直接使用。第一(yī)種情形最為(wèi)常見(jiàn)， 一(yī)般是因為(wèi)拟申請商标與在先商标的近似程度非常高(gāo)， 即使提交駁回複審通(tōng)過的幾率也很小(xiǎo)， 那麽當務之急就(jiù)是通(tōng)過購買在先商标掃清障礙， 但需要注意的是， 如果拟購買的商标是申請人或注冊人企業(yè)名稱全稱或是與企業(yè)名稱存在密切對應關系的商标， 在轉讓中很有可能(néng)會(huì)被商标局認定為(wèi)容易導緻混淆而不予核準轉讓， 因此購買此類商标需要慎重考慮交易風險。 下(xià)文将簡要介紹下(xià)商标轉讓實踐中需要關注的問題：
一(yī)、商标交易前的盡職調查
1、對商标檔案的調查
知己知彼百戰不殆， 商标自(zì)申請至注冊， 順利也需要12-18個(gè)月(yuè)的時間， 有些商标會(huì)遭遇比較多(duō)的磨難， 因此在購買商标時需要對拟購買商标的狀态有一(yī)個(gè)全面的了解。
最普遍的做法是通(tōng)過商标局網站的公開(kāi)查詢系統查詢該商标完整的申請注冊流程， 一(yī)般包括申請日、 注冊日、 專用權到(dào)期日， 是否已續展，是否存在駁回、 異議、 轉讓、 許可、 質押、 無效宣告、 撤銷三年(nián)不使用等情形。 如果是申請中的商标， 需要重點查詢目前的狀态， 是否已進入實質審查階段， 是否已被駁回， 是否已提交駁回複審申請， 是否進入了異議程序等等。 如果是注冊商标， 需要重點查詢注冊是否存在許可、 質押、無效宣告、 撤銷三年(nián)不使用等情形。 如果是經曆磨難較多(duō)的商标， 流程的顯示會(huì)很複雜(zá)， 需要按照(zhào)時間點梳理清楚， 必要時需要查詢該商标的各種公告信息， 以便确認該商标究竟經曆過什麽，現在的狀态如何。
另外， 無論拟購買商标的狀态是申請中或是注冊中， 均需要重點查詢該商标目前的權利人，如果商标處于轉讓過程中則需要确認受讓主體，鎖定商标的實際所有人。 因商标局的公開(kāi)信息存在一(yī)定的滞後性， 查詢到(dào)的上(shàng)述信息僅能(néng)作為(wèi)參考， 不可完全依賴。 實踐中， 權利主體的規模越大購買的難度就(jiù)越大， 如果權利人實力雄厚， 筆者的觀點是先聯系其商标代理機(jī)構， 看(kàn)是否存在交易的可能(néng)。
2、對商标可能(néng)存在風險的判斷
通(tōng)過商标狀态的查詢， 對拟購買商标有了一(yī)定的了解， 接著(zhe)就(jiù)需要判斷拟購買商标是否可最終獲得注冊； 若是已注冊商标， 對其權利穩定性進行初步判斷， 筆者認為(wèi)需要綜合考慮以下(xià)幾點：
第一(yī)， 商标本身是否違反《 商标法》 第10條禁用條款， 是否違反第11、 12條關于顯著性、 功能(néng)性的禁注條款， 是否違反第44條第1款欺騙或者其他不正當手段條款， 如違反了上(shàng)述條款， 申請中的商标很可能(néng)無法通(tōng)過審查， 已初審公告或獲得注冊的商标也存在被随時提出異議或無效的風險。
第二， 商标本身是否違反《 商标法》 第13、15、 16、 30-32條關于馳名商标、 代理人代表人或其他關系人搶注、 地理标志(zhì)、 在先申請或注冊、 在先權益及惡意搶注的規定， 如違反了上(shàng)述條款， 申請中的商标很可能(néng)無法通(tōng)過審查， 已初審公告或獲得注冊的商标也在一(yī)定時間段内存在被提出異議或無效的風險， 如果惡意侵犯馳名商标權益則不受五年(nián)之限。
第三， 已注冊商标在實際使用中是否存在《 商标法》 第49條規定的情形（ 自(zì)行改變注冊事(shì)項、 成為(wèi)通(tōng)用名稱、 三年(nián)未使用） ， 如果存在上(shàng)述情形注冊商标可能(néng)被撤銷， 所以需要在後續的商标使用情況調查中對這些情形予以重點關注。
綜合評估上(shàng)述風險， 購買申請中商标的風險是最大的， 一(yī)般不建議投入過多(duō)的精力和資金用于商标的購買； 如果拟購買已注冊商标， 一(yī)般需要多(duō)注意該商标被提出撤銷三年(nián)不使用的風險，以及商标的顯著性是否存在退化等情形。
3、對商标實際使用情況的調查
除了對商标檔案進行調查， 對商标權利穩定性進行評估， 在對商标進行購買談判前， 還(hái)需要開(kāi)展商标的實際使用情況調查工(gōng)作， 調查内容主要聚焦于商标是否已實際使用， 如已使用， 商标的使用主體是誰， 商标的實際使用情況如何（ 主要調查商标使用時間、 範圍、 方式等） ， 以此初步判斷商标的價值、 評估談判的難度。 還(hái)要根據商标實際使用情況， 考察商标是否存在可能(néng)被撤銷的情形、 有無侵權的風險， 有無後續被維權的可能(néng)。 在這一(yī)步驟中， 最重要的一(yī)環就(jiù)是要找到(dào)真正的權利人。
二、交易前的談判
之所以強調要找到(dào)真正的權利人， 是因為(wèi)實踐中談判往往是與權利人的代理人或是實際控制人談， 那麽需要謹慎确認其是否有權代替權利人行使權利， 最後是否可以簽署真實的商标轉讓合同及轉讓申請書， 以促成轉讓的順利完成。
另外， 談判中購買者的身份将直接影響商标交易對方的出價， 如果由律所等法律服務機(jī)構談判， 出售者很容易根據律所的規模推斷出購買者的經濟實力， 所以現實中往往是以小(xiǎo)公司的名義直接進行談判， 以便降低(dī)交易成本。 這一(yī)環節中的變數最大， 需要時刻關注談判對方的動向。
三、簽署商标轉讓合同
一(yī)旦談判成功， 就(jiù)需要簽署商标轉讓合同，盡管目前向商标局提交轉讓申請已無需提交轉讓合同， 但是簽署約定完備的轉讓合同會(huì)為(wèi)受讓人提供有力的保障， 因此需要格外重視。
首先， 需要在合同中列明商标名稱、 商标号、 商品類别， 清晰約定轉讓價款、 各個(gè)節點的付款時間及比例， 建議約定在商标局轉讓核準後再支付比例盡量高(gāo)的尾款， 降低(dī)受讓人的交易風險。
其次， 轉讓人需承諾其為(wèi)商标的合法所有人， 有權轉讓該商标， 如因此導緻轉讓不被核準， 其應全額退款并承擔比較重的違約責任， 如此約定是為(wèi)了避免因商标查詢系統更新不及時導緻受讓人與非商标所有人簽署合同并支付價款的情形， 總之盡最大可能(néng)避免受讓人支付對價卻無法獲得商标轉讓核準。
轉讓人還(hái)需承諾其在轉讓申請書上(shàng)加蓋的公章與此前在注冊申請書上(shàng)加蓋的公章完全一(yī)緻，提供的營業(yè)執照(zhào)一(yī)緻， 如不一(yī)緻需要如實向受讓人說明并提供相(xiàng)應的證明， 如因此導緻轉讓不被核準将承擔較重的違約責任。 此外， 轉讓人需在合同中承諾商标不存在權利瑕疵， 最好能(néng)對可能(néng)影響商标權利的各種情形做出具體的約定， 如無使用被提撤銷三年(nián)不使用、 後續被維權是否承擔相(xiàng)應的責任， 如因商标先天不足、 演變、 在先權利等導緻商标最終無法獲權或無效是否承擔相(xiàng)應責任等。
最後， 将提供注冊證、 變更、 續展證明及商标使用證據等作為(wèi)受讓人付款的先決條件(jiàn)或是轉讓方重要的義務， 如期無法提供需承擔違約責任等。
四、提供商标轉讓所需材料
商标轉讓合同簽署後， 最後一(yī)步就(jiù)是轉讓人與受讓人共同簽署商标轉讓申請書、 各自(zì)提供營業(yè)執照(zhào)、 轉讓人提供自(zì)願轉讓公證書， 雙方提交商标轉讓申請了。
以上(shàng)是筆者在商标轉讓實踐中的一(yī)些總結，每筆交易的情況不盡相(xiàng)同， 如果拟購買的商标十分重要， 交易标的較高(gāo)， 建議全面開(kāi)展上(shàng)述工(gōng)作， 盡最大可能(néng)規避可預見(jiàn)的風險。
之所以購買商标， 多(duō)為(wèi)兩種情形， 一(yī)種是拟申請商标被在先的商标所阻擋， 另一(yī)種是為(wèi)了節約各種成本直接購買心儀的注冊商标直接使用。第一(yī)種情形最為(wèi)常見(jiàn)， 一(yī)般是因為(wèi)拟申請商标與在先商标的近似程度非常高(gāo)， 即使提交駁回複審通(tōng)過的幾率也很小(xiǎo)， 那麽當務之急就(jiù)是通(tōng)過購買在先商标掃清障礙， 但需要注意的是， 如果拟購買的商标是申請人或注冊人企業(yè)名稱全稱或是與企業(yè)名稱存在密切對應關系的商标， 在轉讓中很有可能(néng)會(huì)被商标局認定為(wèi)容易導緻混淆而不予核準轉讓， 因此購買此類商标需要慎重考慮交易風險。 下(xià)文将簡要介紹下(xià)商标轉讓實踐中需要關注的問題：
一(yī)、商标交易前的盡職調查
1、對商标檔案的調查
知己知彼百戰不殆， 商标自(zì)申請至注冊， 順利也需要12-18個(gè)月(yuè)的時間， 有些商标會(huì)遭遇比較多(duō)的磨難， 因此在購買商标時需要對拟購買商标的狀态有一(yī)個(gè)全面的了解。
最普遍的做法是通(tōng)過商标局網站的公開(kāi)查詢系統查詢該商标完整的申請注冊流程， 一(yī)般包括申請日、 注冊日、 專用權到(dào)期日， 是否已續展，是否存在駁回、 異議、 轉讓、 許可、 質押、 無效宣告、 撤銷三年(nián)不使用等情形。 如果是申請中的商标， 需要重點查詢目前的狀态， 是否已進入實質審查階段， 是否已被駁回， 是否已提交駁回複審申請， 是否進入了異議程序等等。 如果是注冊商标， 需要重點查詢注冊是否存在許可、 質押、無效宣告、 撤銷三年(nián)不使用等情形。 如果是經曆磨難較多(duō)的商标， 流程的顯示會(huì)很複雜(zá)， 需要按照(zhào)時間點梳理清楚， 必要時需要查詢該商标的各種公告信息， 以便确認該商标究竟經曆過什麽，現在的狀态如何。
另外， 無論拟購買商标的狀态是申請中或是注冊中， 均需要重點查詢該商标目前的權利人，如果商标處于轉讓過程中則需要确認受讓主體，鎖定商标的實際所有人。 因商标局的公開(kāi)信息存在一(yī)定的滞後性， 查詢到(dào)的上(shàng)述信息僅能(néng)作為(wèi)參考， 不可完全依賴。 實踐中， 權利主體的規模越大購買的難度就(jiù)越大， 如果權利人實力雄厚， 筆者的觀點是先聯系其商标代理機(jī)構， 看(kàn)是否存在交易的可能(néng)。
2、對商标可能(néng)存在風險的判斷
通(tōng)過商标狀态的查詢， 對拟購買商标有了一(yī)定的了解， 接著(zhe)就(jiù)需要判斷拟購買商标是否可最終獲得注冊； 若是已注冊商标， 對其權利穩定性進行初步判斷， 筆者認為(wèi)需要綜合考慮以下(xià)幾點：
第一(yī)， 商标本身是否違反《 商标法》 第10條禁用條款， 是否違反第11、 12條關于顯著性、 功能(néng)性的禁注條款， 是否違反第44條第1款欺騙或者其他不正當手段條款， 如違反了上(shàng)述條款， 申請中的商标很可能(néng)無法通(tōng)過審查， 已初審公告或獲得注冊的商标也存在被随時提出異議或無效的風險。
第二， 商标本身是否違反《 商标法》 第13、15、 16、 30-32條關于馳名商标、 代理人代表人或其他關系人搶注、 地理标志(zhì)、 在先申請或注冊、 在先權益及惡意搶注的規定， 如違反了上(shàng)述條款， 申請中的商标很可能(néng)無法通(tōng)過審查， 已初審公告或獲得注冊的商标也在一(yī)定時間段内存在被提出異議或無效的風險， 如果惡意侵犯馳名商标權益則不受五年(nián)之限。
第三， 已注冊商标在實際使用中是否存在《 商标法》 第49條規定的情形（ 自(zì)行改變注冊事(shì)項、 成為(wèi)通(tōng)用名稱、 三年(nián)未使用） ， 如果存在上(shàng)述情形注冊商标可能(néng)被撤銷， 所以需要在後續的商标使用情況調查中對這些情形予以重點關注。
綜合評估上(shàng)述風險， 購買申請中商标的風險是最大的， 一(yī)般不建議投入過多(duō)的精力和資金用于商标的購買； 如果拟購買已注冊商标， 一(yī)般需要多(duō)注意該商标被提出撤銷三年(nián)不使用的風險，以及商标的顯著性是否存在退化等情形。
3、對商标實際使用情況的調查
除了對商标檔案進行調查， 對商标權利穩定性進行評估， 在對商标進行購買談判前， 還(hái)需要開(kāi)展商标的實際使用情況調查工(gōng)作， 調查内容主要聚焦于商标是否已實際使用， 如已使用， 商标的使用主體是誰， 商标的實際使用情況如何（ 主要調查商标使用時間、 範圍、 方式等） ， 以此初步判斷商标的價值、 評估談判的難度。 還(hái)要根據商标實際使用情況， 考察商标是否存在可能(néng)被撤銷的情形、 有無侵權的風險， 有無後續被維權的可能(néng)。 在這一(yī)步驟中， 最重要的一(yī)環就(jiù)是要找到(dào)真正的權利人。
二、交易前的談判
之所以強調要找到(dào)真正的權利人， 是因為(wèi)實踐中談判往往是與權利人的代理人或是實際控制人談， 那麽需要謹慎确認其是否有權代替權利人行使權利， 最後是否可以簽署真實的商标轉讓合同及轉讓申請書， 以促成轉讓的順利完成。
另外， 談判中購買者的身份将直接影響商标交易對方的出價， 如果由律所等法律服務機(jī)構談判， 出售者很容易根據律所的規模推斷出購買者的經濟實力， 所以現實中往往是以小(xiǎo)公司的名義直接進行談判， 以便降低(dī)交易成本。 這一(yī)環節中的變數最大， 需要時刻關注談判對方的動向。
三、簽署商标轉讓合同
一(yī)旦談判成功， 就(jiù)需要簽署商标轉讓合同，盡管目前向商标局提交轉讓申請已無需提交轉讓合同， 但是簽署約定完備的轉讓合同會(huì)為(wèi)受讓人提供有力的保障， 因此需要格外重視。
首先， 需要在合同中列明商标名稱、 商标号、 商品類别， 清晰約定轉讓價款、 各個(gè)節點的付款時間及比例， 建議約定在商标局轉讓核準後再支付比例盡量高(gāo)的尾款， 降低(dī)受讓人的交易風險。
其次， 轉讓人需承諾其為(wèi)商标的合法所有人， 有權轉讓該商标， 如因此導緻轉讓不被核準， 其應全額退款并承擔比較重的違約責任， 如此約定是為(wèi)了避免因商标查詢系統更新不及時導緻受讓人與非商标所有人簽署合同并支付價款的情形， 總之盡最大可能(néng)避免受讓人支付對價卻無法獲得商标轉讓核準。
轉讓人還(hái)需承諾其在轉讓申請書上(shàng)加蓋的公章與此前在注冊申請書上(shàng)加蓋的公章完全一(yī)緻，提供的營業(yè)執照(zhào)一(yī)緻， 如不一(yī)緻需要如實向受讓人說明并提供相(xiàng)應的證明， 如因此導緻轉讓不被核準将承擔較重的違約責任。 此外， 轉讓人需在合同中承諾商标不存在權利瑕疵， 最好能(néng)對可能(néng)影響商标權利的各種情形做出具體的約定， 如無使用被提撤銷三年(nián)不使用、 後續被維權是否承擔相(xiàng)應的責任， 如因商标先天不足、 演變、 在先權利等導緻商标最終無法獲權或無效是否承擔相(xiàng)應責任等。
最後， 将提供注冊證、 變更、 續展證明及商标使用證據等作為(wèi)受讓人付款的先決條件(jiàn)或是轉讓方重要的義務， 如期無法提供需承擔違約責任等。
四、提供商标轉讓所需材料
商标轉讓合同簽署後， 最後一(yī)步就(jiù)是轉讓人與受讓人共同簽署商标轉讓申請書、 各自(zì)提供營業(yè)執照(zhào)、 轉讓人提供自(zì)願轉讓公證書， 雙方提交商标轉讓申請了。
以上(shàng)是筆者在商标轉讓實踐中的一(yī)些總結，每筆交易的情況不盡相(xiàng)同， 如果拟購買的商标十分重要， 交易标的較高(gāo)， 建議全面開(kāi)展上(shàng)述工(gōng)作， 盡最大可能(néng)規避可預見(jiàn)的風險。
